Marque : le dépôt d'une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon
Dans deux arrêts du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur la question de savoir si le dépôt d'un signe à titre de marque constitue en soi un acte de contrefaçon.
LE DÉPÔT D'UNE MARQUE PEUT-IL ÊTRE SANCTIONNÉ ?
Le lancement d'une activité économique requiert aujourd'hui le dépôt d'une marque afin de protéger son signe distinctif.
Depuis de nombreuses années, certains tribunaux considéraient que le simple fait de déposer une marque pouvait constituer en soi un acte de contrefaçon car cela portait atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque antérieure.
Autrement dit, il n'était pas nécessaire que la marque soit effectivement exploitée sur le marché pour qu'un tribunal retienne la contrefaçon et prononce des dommages-intérêts à l'encontre du nouveau déposant.
Cette position des tribunaux trouvaient sa source dans plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation, dont notamment:
Cour de cassation, Ch. com., 10 juillet. 2007 : "Mais attendu que la cour d'appel a exactement distingué, d'un côté, le dommage résultant nécessairement de l'atteinte au droit du titulaire de la marque à son droit exclusif, par le seul dépôt d'un signe contrefaisant, et, de l'autre, la nécessité pour l'exploitant de cette marque de fonder sa demande indemnitaire sur la réalité d'un trouble commercial lié à l'exploitation de ce signe dans des conditions portant préjudice à ses intérêts propres ; que le moyen n'est pas fondé "
Cour de cassation, Ch. com., 24 mai 2016 : "c'est par un motif erroné mais surabondant que la cour d'appel a retenu que le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque « iMessage » par la société Apple ne pouvait pas à lui seul constituer un acte de contrefaçon de la marque « I-Message »"
LE REVIREMENT DE LA COUR DE CASSATION
Dans ses deux arrêts du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence de manière claire.
Elle considère désormais que le simple dépôt d'une marque n'est pas suffisant en soi pour constituer un acte de contrefaçon en l'absence d'un début de commercialisation des produits ou services désignés par la marque.
Plus exactement, elle motive ses arrêts de la manière suivante:
Cour de cassation, Ch. com., 13 oct. 2021 : "Or, la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire.
Dès lors, la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon."
Pour le second arrêt reprenant une formulation similaire: Cour de cassation, Ch. com., 13 oct. 2021.
Pour justifier son revirement, la Cour se fonde sur l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mars 2016 qui exige pour retenir la contrefaçon de démontrer l'existence d'un usage dans la vie des affaires pour la marque litigieuse.
Ce revirement vient donc réduire le monopole d'exploitation dont bénéficie un titulaire de marque qui ne pourra plus agir en contrefaçon contre un tiers en cas de seul dépôt d'une marque sans exploitation. Il conserve toutefois la possibilité d'agir en nullité contre ladite marque, et ce dès son dépôt.